こだま国際特許商標事務所

　一般化した実務Ｔｉｐｓとして投稿。

　手続補正を提出したものの、請求項に不備があり、補正指令がかかることが稀にあります。

　実はこの場合、「特許請求の範囲の補正はできるのか問題」が発生します。

　というのも、特許法第１７条の２の規定では、特許請求の範囲については、「特許法第５０条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる」旨の記載があり、この「次に掲げる場合」とは、「拒絶理由通知がなされたとき」程度に限定されているのです。

　すなわち、「補正指令」は拒絶理由には該当しないため、特許法第１７条の２に該当しない、つまり特許請求の範囲について補正できる場合に該当しないのではないか、と考えられるのです。

　ただ、このような場合でも、補正指令で「特許請求の範囲を補正しろ」とある場合は、粛々と提出できるはずなのですが、少し違和感が残ってしまいます。

　さらに、この場合、意見書も並行して提出することができるのか、という問題もあります。意見書についても、特許法第５０条で「審査官は～相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない」旨があり、補正指令が来たとき、意見書も提出できる期間ではないのではないかと不安になります。。。まあ上申書の提出でもよいのかもしれませんがね。

　ただ、結果としては、いずれも提出でき、審査官が認め、登録になってしまえば、特許の無効理由（特許法１２３条等）には該当しないので、審査官が認めてくれさえすれば無問題。実際の案件は事なきを得て登録となっています。

　……実は、この辺りは、実は実務的には大変重要なこと。

　特許では、登録になったとしても無効審判の請求がなされることがありますが、その理由に「補正要件違反」があったりします。つまり、「補正で許されていないことを補正してしまったから無効である」ということがあるのです。

　上記の場合、特許法上、特許請求の範囲が補正ができる期間でないのに補正をしてしまったので無効である、と言われてしまわないか、といった疑問があるということです。

　しかしご安心。この時期的な違反は、無効審判でいう補正要件違反ではありません。つまり、（審査官が見落としてしまった場合）無効理由にはなりません。

　この辺りは、テクニック的なところがありますので、また別の機会に。

　ＧＩとは「地理的表示（Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）」のこと。アメリカの特殊部隊のことではありません。

　ＧＩ保護制度は、ＧＩを保護しようとする制度です。そのままですね。

　で、具体的に、ＧＩとは、「地理的名称」＋「商品名」の組み合わせ表示をいいます。具体的には、「夕張」＋「メロン」で「夕張メロン」のようなものをいいます。実際、夕張メロンはＧＩ保護制度によっても保護されています。

　ＧＩは、農協等の生産者団体が登録基準を作成し、それが十分に満たされていると確認された場合に登録、保護されます。

　ＧＩが認められると、その登録した生産者団体の構成員以外の者がそのＧＩを使うことができなくなり、また、登録基準を満たしていない者がＧＩを使用することができなくなります。これは質を確保することを意味し、質の確保はブランド保護を図る上では非常に重要です。

　そして、このＧＩによる不正表示については、国が監視や取り締まりを行ってくれるため、登録者自身が不正表示を行っている者に警告等を行う必要がなく、不正表示防止活動に対する負担が少ないといった利点もあります。

　一方で、近年、日本の農産物の輸出が活発になってきており、外国でも日本の農産物のブランド化を図る必要が生じているところ、日本でＧＩ登録を受けておけば、外国でも保護を受けることができるようになります。ただし現在は欧州とのＥＰＡ（経済連携協定）だけのようです。今後の拡大に期待ですね。この辺りは、権利者が希望する国に自ら手続を行わなければならない特許権等より負担が軽い気がします。

　弁理士会も農林水産知財対応委員会があり、ここでＧＩの保護について積極的に検討がなされております。

　なお、 「地理的名称」＋「商品名」の組み合わせ表示、すなわちＧＩと同様の表示は、商標としてもとらえることが可能であり、これを保護する制度として、商標法では「地域団体商標」という制度を定めています。これらは表示を保護するという観点で重複している部分があるのですが、異なっている部分もあり、互いに排他的ではなく、うまく連携させることができると考えられています。

　この話はまた別の時にでもします。

　特許請求の範囲の補正で「内的不可」と「外的付加」という言葉があります。実務的には死語になっている可能性もありますが、私の中ではまだまだ現役のため一つ記事を。

　特許請求の範囲、より具体的に請求項では、「発明特定事項」という概念が存在します。

　発明特定事項とは「発明を特定するために必要な事項」を言います。そのままじゃないか、と言われると思いますが、そうですね。そのとおりです。

　請求項は、発明特定事項を具体的に記載する必要があります。請求項の記載の方法は、人によって大きく異なりますので、なかなか一般的に記載できないですが下記のような構成が一般的です。

　「Ａと、Ｂと、Ｃと、を有する○○装置。」

　上記の例で、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」が発明特定事項と呼べますね。ただ、通常の請求項は、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」が非常に長い単語になっているのでわかりにくいんです。また、人によっては、わかりやすくするために発明特定事項ごとに改行することもあります。

　具体的には、例えば、椅子の特許であれば、

　「座板と、前記座板を支持する脚と、前記座板に固定される背もたれ板と、を有する椅子。」のように表現されることがあり、この場合、（Ａ）が座板、（Ｂ）が脚、（Ｃ）が背もたれ板、ということになります。

　　ここで、上記の請求項に拒絶理由が来て、下記のような補正を行った場合が、「外的付加」となります。

「座板と、前記座板を支持する脚と、前記座板に固定される背もたれ板と、前記座板に固定される肘掛けと、を有する椅子。」

　つまり、「肘掛け」が新しく追加された発明特定事項であり、新しい（Ｄ）と言えますね。このように新しく発明特定事項を追加することを「外的付加」と呼びます。

　一方で、下記のような補正をした場合はどうなるでしょうか。

　「座板と、前記座板を支持する『四本の』脚と、前記座板に固定される背もたれ板と、前記座板に固定される肘掛けと、を有する椅子。」

これは、既に存在している「脚」という発明特定事項を減縮する補正と言えます。つまり、既にある発明特定事項を狭める補正を「内的付加」と呼びます。

　最初の拒絶理由通知の際は、外的付加の補正も内的付加の補正も可能ですが、最後の拒絶理由通知の際は「内的付加」だけが許されることになります（特許法第１７条の２第５項）。拒絶理由通知の種類によって補正の範囲が異なるので、この辺りの認識は極めて重要です。

　ただ、最後の拒絶理由通知でも、上記の回避の方法は実務的なテクニックとしていくつかあります。この辺りは別の機会に。

　夕刻に近くの田んぼの写真。日が長くなりましたね。

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　今日は月に一度の市原産業支援センターの相談対応日。朝から夕方まで。

　午前中は商標と契約に関する相談１件。

　午後は相談３件。ソフトウェア特許相談、事業リスク相談、試作品開発と商標相談。

　帰り際にいつもの小湊鉄道。今日はオレンジ一色の車両、クリームとオレンジのツートン、白時に緑のライン、の三種類が停留。肉眼では近くに感じてもスマートフォンのカメラで撮影すると遠くに見えます。

　それにしても今日は非常に風が強い日でした。

　午前、午後はいつもの執行役員会。

　夕方、会務にてＷｅｂ会議を２つ。

　夜、台湾出願対応でバタバタ。

　午前中は千葉県発明協会で定例の打ち合わせ。千葉県総合支援窓口の事業責任者から方針等の説明と今後の進め方、進捗について報告。私も今後の連携について活動方針の説明。

　午後は船橋まで移動して千葉県産業振興センターの相談業務。１件相談対応したところ、実は私のお客さんの関連会社で、以前その会社内の私のセミナーに参加していただいたことが判明。世の中は狭い。。。。

　その後、東金まで移動して、訪問の発明相談。

　相談後、事務所まで戻り、残務処理をした後、移動しながらＷｅｂで弁理士会派の相談役会に出席。

　今日はいつも程度の移動でしたが、隙間時間が少なく、食事に気を使うことができず残念。

　午前の市原市内での訪問相談は急遽キャンセル。

　午後は顧問先とＷｅｂ会議。特許出願の急遽キャンセル。

　夕方は東京の顧問先に訪問して新規特許出願に関する打ち合わせ。

　夜はサンプラザ市原まで移動し、市原商工会議所の青年経済人交流会の理事会に参加＋その後の定例会。定例会は健康経営有料法人認定制度活用に関するセミナー。

　健康経営とは、企業が従業員の健康管理を改善させることで生産性向上や組織の活性化を目指すためにこれを積極的に取り組む企業を認定する制度。

　従業員の健康にまで気を配って取り組むほど経営者の意識が高いから生産性が高いのではないかと思う一方、健康経営に取り組むことで経営者に対して意識の高まりを促すことができるのかもとも思い、どちらが先なのかなと思案。いずれにしろ考える非常に良い機会でした。

　今日はキャンセルが続きがっかりの連続でしたが、こんな日もあるさと気持ちの入れ替え。

　昨年の特許査定の率を確認。

　２０２３年１月１日から２０２３年１２月３１日まで発送書類として受け取った件数を集計。

　特許査定２３年、拒絶査定２件。　もう少し査定件数はあってもよいと思いましたが全体の数は意外に少ない。

　拒絶査定のうち１件は特許が成立した案件の分割出願で、念のための分割出願で審査請求したものの前の権利範囲で十分ということになり対応しなかった案件。もう１件は頑張ったけれども拒絶されてしまった１件。審判に上げれば成立させる自信を感じていましたが、費用的な面で拒絶査定不服審判請求をあきらめた案件。単純計算では９２％、「反論が通る率」でいうと９６％。

　最近、特許査定率をホームページで主張する弁理士さんも増えてきたようですが、ちょっと工夫してしまえば特許査定率を上げることは比較的簡単です。例えば、拒絶査定になりそうだったり、拒絶対応しないこととした場合は取り下げてしまえば拒絶査定を受けることはないですし、お客様の意思はともかく請求項をとにかく限定して使えない権利位にしてしまえば査定率を上げることができます。

　ただ、私の場合は、拒絶の案件で示すように、特に対応しなくても放置で拒絶査定を受け付けていますし、お客様が限定したら意味がないということであればその請求項で頑張る方針です。正直、査定率を向上させるための取り下げ等を行ったことはなく、こだわっていなかったのですが、上記のように表示する人が増えてきたので、私も出しておいたほうが良いかなと。。。

　自分の査定率が比較的高めということをアピールしたいところなのですが、過去にお客様に対し「あくまで参考ですよ」としてお伝えしたつもりだったのですが、拒絶理由時に「査定率を上げるために私の案件を利用しているのだろう！」と誤解されえらい怒られたことがありましたので、強く聞かれるまでは伝えないようにしているのですが、自分の記録としても把握しておきたいと思い思い切って投稿。お客様優先で、あまりこだわっていないというアピールもしたいところ、どう伝えてよいのか難しい。。。

　一方で、どんな権利範囲が取れているのかということも重要です。年間に上記程度の件数でも、無効審判が起こされているものもあり、ライセンスできているものもあり、融資や助成金獲得の根拠にできたものも多く、そう使えない権利ばかりということではないと思います、というところでもアピール。

　今年はまだ取りまとめていませんが、現在まで特許の拒絶査定は受けていないはず。

　今日は休日ですが、午後に松戸市の顧問先訪問。以前からご依頼いただいていた企業ですが、顧問として契約したいとのご希望をいただき大変うれしく改めて顧問契約をさせていただきました。

　私が代理している案件や、お客様ご自身で出願した商標等の出願のリストを作成し、その進捗を毎月訪問して確認し、分析材料として出願戦略に反映させていくところが顧問では定期的にできるメリット。代理人費用の割引も適用されるという点からすると顧問としてのメリットはあるかとアピール。