先日のニュースで、特許侵害のニュースがあったので、今日はその話。

　ただ、特許の内容の話は別の機会に譲るとして、侵害の問題というよりは出願戦略の話。

　グリーの特許を調べてみると、複数の特許で複数の裁判が継続していたのですが、実はその特許の根っ子は殆ど一緒。1件の特許を複数に分割して権利化しています。

　これは、企業の特許部の経験から言うと、実は当然だったりします。むしろこの金額の訴訟では足りないくらいかも。

　特許査定や拒絶理由が通知されたときに、お客様に「分割出願しますか？」という問い合わせを行わせていただくのですが、そのときよくお客様から「分割出願の必要性ってなに？」といったご相談いただきますのでその理由についてご説明を。。。

　「分割出願」とは、1つの特許出願に複数の発明が記載されていた場合、出願を分割して別々の出願として特許庁に審査してもらう出願のことを言います。

　ここで「複数の発明」と聞くと、一つの特許出願に冷蔵庫と掃除機といったように全く違う発明を二つ記載してしまうくらいのイメージをしているかと思うかもしれません。

　しかし、実はもっと微妙なところが違うだけで「別の発明」として認定されてしまいます。ぱっと見、違いが殆ど判らず、ほんの一言違うだけでも別発明として分割出願している例が多くあります。

　どうしてこのようなことをするのか？これには理由があります。　

　項目から説明すると、私としては下記が理由として挙げられます。

（１）ライセンスや警告等に対する保険
（２）無効審判を請求されたときの保険
（３）交渉時の件数稼ぎ
（４）権利化における保険

（１）ライセンスや警告等に対する保険
　特許権を成立させるとその内容は確定します。しかし、第三者にライセンスをしようとする場合や、警告をしようとする場合、その確定させた内容では不十分な場合があります。
　弁理士や出願人は、当然、あらゆる可能性を想定して権利化を図るのですが、それでも実際のケースではこの想定を外れてしまう場合が少なくないのです。
　しかし、一度確定した権利範囲は広げることができません。そうすると警告やライセンスができなくなってしまうことがあります。
　一方、分割出願を残し、これについて権利化前の「出願状態」で保持していた場合、権利化確定前ですので、上記の範囲内に権利がなるように比較的自由度高く補正ができます。
　つまり、権利化時には想定できなかった範囲に権利範囲を修正することができるよう、保険として分割出願を残しておく、という戦略があります。
　ただ、いつこのような状況になるかわからず、審査の進捗も審査官次第のため、タイミングが合わない場合はこの戦略は無駄になることがあります。
　さらに、これを無駄に終わらせないよう、子、孫、ひ孫・・・のように繰り返すということもあります。
　実際、この分割出願の戦略をとった結果行った事件も結構あります。この話はまた別のときにでも。

（２）無効審判を請求された時の保険
　特許権が成立した場合、公報が発行され、公衆に公開されます。
　しかし、この特許を邪魔だと思った人はどうするでしょうか？
　邪魔だと思った人は「無効審判」というものを請求して、特許をつぶそうとします。
　このとき、複数の特許権が存在していた場合、その全てに対して無効審判を行わなければなりません。
　そしてそのそれぞれ権利化のポイントが微妙に異なりますので、同じ証拠や論点で無効にできるとは限りません。
　一言でいえば、「どれか残るだろう」戦略ですね。

（３）交渉時の件数稼ぎ
　これは大企業向けの戦略ですが、ライセンス等の契約交渉において、互いに保有する特許の数が多数の場合、1件1件の内容を精査することは困難です。
　このような場合、代表的な特許数件を互いに発表させてその強さを競わせるとともに、副次的に特許の件数を考慮して条件を定めることがあります。このような場合に、件数を増やしておくことで、優位な立場になろうという戦略です。
　企業にとってみれば、すでにある特許出願を複数に分割するので明細書を改めて初めから作成する手間も必要がないため、非常にお得です。特に外国の場合、翻訳料が殆どかかりませんので、手軽に件数を増やすことができます。
　ただし、この戦略はあまり褒められた戦略ではありませんけどね。

（４）権利化における保険
　これは出願の段階での保険になります。特許出願をすると拒絶理由が通知されます。出願した発明を狭めれば特許権として成立することがわかっているけれども、広く権利化しておきたい、ということがあります。このような場合、広い状態で粘ってしまうと、すべてが拒絶されてゼロになってしまう可能性があります。このような場合、成立する可能性が高い狭い発明についてはそのまま権利化させる一方、広い部分については別の発明として別の特許出願として別に審査してもらう、ということが考えられます。これが権利化における保険です。

　以上が現時点において簡単に考えられる理由ですが、個別事情によって異なりますので、ご注意ください。

　当事務所では、いろいろな失敗事例（と成功事例？）を含めてご相談に乗りますよ、という宣伝でした。

　今日は論文盗用の記事があったのでその記事を。

　今回のケースは、いくつかの場合分けが考えられます。

　まず、論文の「教授が『主査』を務めた」とあるだけで、その教授が指導教員であったかどうかがわかりません。

　（１）その主査の教授が、指導教員でも何でもなかった教授の場合であれば、確かに「盗用」で処理される案件。ニュース通りですね。

　一方、（２）その主査の教授が指導教員であった場合は、「盗用」といってよいのか疑問です。

　ここから下は主に上記（２）である場合の話。

　卒業した学生の残した卒業論文を、残った指導教員が学術論文としてまとめることはあり得ることです。また、この際、研究に関与した指導教員がまとめること自体に大きな問題はなく、事後的でも共著とすることで一応解決できます。

　また、特に、修士論文や卒業論文では、教員が関与しないということはなく、修士論文等の表紙に学生の名前しか記載がなくとも、実質的にその指導教員は内容に非常に大きく関与しています。 なぜなら、論文を完成させるためにかなりの手入れや議論をして一緒に考えるのが通常であるため。この場合、共同著作物となる可能性は極めて高いと考えます。ただ、建前上、共著としてしまうと学生の論文としての評価ではなくなってしまうので。。。

　つまり、（２）の場合、実際には教授も研究に関与していた指導教員であれば、共同著作者であって、「盗用」という表現はふさわしくなく、どちらかというと、共同著作物であるにもかかわらず、単独のものであったという表記にしたことや同一性を損なわせた「著作者人格権侵害」の問題と思います。なお、著作者人格権侵害は親告罪のためその本人でなければダメなはずですが、倫理規定違反ということなんでしょうね。

　もちろん、上記（１）のように指導教員でもない、全く関係のない教員であれば確かに「盗用」に該当しますが。。。

　この点に関し、問題となっている教員は「主査を務めた」とありますので、単に論文を査読しただけなのか、指導教員であったのかはわからず、前者であったら明らかに盗用になるのですが、後者の場合は厳しすぎる表現かと。この点が気になる記事ではあります。

　なおこのニュース、大学からの発表もありました。ここでも「主査」とあるだけで指導教員とは記載がなかったので、指導教員でなければ、わざわざ違う教員を主査に充てたんですかね。ただ、そうであれば、この学生の指導教員は、今どんなことを考えているのかな？（告発者だったのかな？）と考えたりします。

　どのあたりまですると捕まってしまうのかについて、一つ気になるニュースがあったので今日はこの話を。

　著作権は、私的使用の範囲内であれば、複製することができます（著30条）。

　しかし、上記の例では、インスタグラムとはいえ、業として販売をしている実態が明らかになったので捕まったように思えます。

　しかし、ここで気になるところは「客は注文する際に希望のイラスト画像を送信していた。」というところです。

　すなわちこのケーキを販売した女性（以下単に「女性」）は、あくまで「客の指示に従ったに過ぎない」「客の個人的な範囲の使用にすぎない」と主張できる可能性が残るということです。

　今回の問題は、いわゆる書籍のデータ取り込みである「自炊」と同じような問題をはらんでいると思われます（自炊の話はまた後で）。

　今まで自炊業者が摘発されていた場合は、取り込んだデータを販売してしまっているなど、かなり悪質なものでしたが、今回のケースは、書籍のようにデータとして複製が多数残るようなものではなく、顧客からの注文を受け、ケーキのようにその注文客だけが消費することが明らかな食べ物であるにもかかわらず捕まってしまったということです。厳しく判断されているのかな、と思います。

　権利者が度重なる警告を行っていたのにもかかわらず一切聞く耳も持たず続けていたのかもしれませんし、キャラクタのケーキということを前面に出した営業を行っていた等の事情があったなど、悪質性が高かったかもしれません。この点は事実として非常に気になります。もし、事前の警告もなくインスタの内容もかなりマイルドだったとしたら。。。正直ガクガクブルブルですね。

　いずれにしろ、著作権の場合は、複製やSNS等に乗せた場合に侵害を問われる可能性が一気に高くなり、個人事業で細々とやっているから許される、ということは一切なく、いきなり侵害したとして捕まってしまうリスクが高いものである。ということを感じる案件でした。

　先日、千葉市産業振興財団にて担当させていただいております月に１度の無料相談会を行いました。

　特許についてご相談がありました。

　装置やこれを用いたシステムに関する発明のご相談についてでしたが、その内容だけでなく、そこから派生して、装置試作のための助成金をいくつかご提案させていただき、必要に応じて窓口担当者のご紹介することについてお話しさせていただきました。

　ご相談のタイミングもあり、本年度は募集期間はすでに終わってしまっているものが多いですが、必要な場合、ご相談者にはマッチングしそうなものを情報としてご提供させていただきます。

　この間自分の代理人としての出願件数を、特許庁が公開しているデータベース（J-Platpat）で調べてみました。

　2004年位から代理した案件が出てきており、合計530件程度の代理案件が抽出されました。

　2004年6月に千葉大学に教職員として赴任して以来、10年以上にわたり年間80～100件程度出願を行っていたので、大学案件だけでも軽く800件は超えているはずなのですが、実際に少ないのは、初期のころは大学の端末で行っており、私が書いた案件でも代理人として記名していない案件が多かったからと思っています。

　この件数が私の経験になっているのだとシミジミ思います。相談件数でいえば当然、この数倍もありますしね。特許の相談件数的には一人で数千件以上ということですね。

　多くの弁理士さんは複数人で代理しているので、実際には担当していないような案件でも(建前はそうではないと思いますが)代理人になってしまっていることもあるのですが、私の場合は複数人で代理している案件はほとんどなく、私がほとんど一人で処理していた案件であるため、ほぼ私本人の実数です。

　でも、こういうこと書くと、また変な競争ができてしまうのかな～？