所長に起きた出来事や思ったことをつづります
所長つれづれ
今日のできごと
「こだま国際特許商標事務所」の由来
代表が「高橋」なのに、なぜ「こだま」?
よく言われます。
他のところにも書いてあるかもしれませんが、念のため。
打てば響く、呼べば応える:お客様の質問に応える。お客様の元に駆け付ける。
「木霊(こだま)」の事務所という意味です。
また、新幹線で「こだま」があります。新幹線のように早く頑張る。という意味もあります。
ただ、新幹線の中でも「こだま」は各駅停車なので、新幹線の中では遅いといえるかもしれません。
対応が遅れるなどの対応の悪いときに「新幹線だったのですが各駅停車ですみません」といってクスッと笑っていただこうと考えたこともあります(ただ、これは本当に失礼なことになるため、言うことはありませんが)。
特許をとれる?とれない?
弁理士は、「特許等の知的財産をとって事業を進めたい」といった
非常に前向きなご意思に基づく相談が多く、
ご相談を受ける私も、本当にうれしく思っています!!
その中で、よくご相談いただく内容に、
「これ特許が取れますか?」というご相談があります。
このような場合に、私から、お答えする答えは大体下記のような場合が多いので、少しそのお話を。
もし私に相談して、下記のような回答があったら、心の中でクスクスして結構です。
(ただ、顔に出されてしまうと少し心が凹むので。。。。)
※ただし、弁理士によって、大きく意見が異なりますので、この点は本当にご注意を!!
I.特許性(権利化容易性)の観点から
(1)既に公開された技術と同一であることが明らかな場合
これはさすがに、権利化は難しいと言わざるを得ません。水を差すようで本当にすみません!!
でも、特許の費用は安くないので、敢えて心を鬼にして言うことになります。
しかし実際、既にご自身である程度調べていただけている場合が多く、このようなケースは意外に少ないのです。
(2)新しい技術で、簡単に考えられない技術、と思えるものの場合
これについては、面白い技術ですね、権利化はできる可能性はありそうですね、と答えます。
ただし、「確実に権利化できる」ということまでは言えません。
これは、お化けがいないことを証明できないように、その発明を拒絶する資料が全くないということを完璧に保証することができないからです。ぐずぐずですが、煮え切らなくてすみません。
後は、費用対効果(「出願により得られる期待」と「出願に係る費用」のどちらが勝つか?)です。
(3)新しいと思えるが、簡単に考えられないといえるか判断が難しい場合
実際のところ、これが一番多いです。
「簡単に考えらるかどうかは、出願して審査を受けてみなければわからない」等と答えます。ここでも煮え切らなくてすみません。本当にすみません!!
この場合も、上記(2)と同じく、費用対効果(「出願により得られる期待」と「出願に係る費用」のどちらが勝つか?)です。
II.意志の観点から
私が相談を受ける場合、実は(3)が殆どで、どちらかというと「難しいかも?」という方が多いかもしれません。
でも、一番重要視すべきは「出すのか、出さないのか」というお客様の意思です。
私は、上記の案件の場合、出願から登録までの概算を説明し、その費用に対して支出する価値があるか否かでご判断いただくことが殆どです(もちろん、その判断をこちらからアドバイスする、という場合もありますが。。。)。
少しカッコつけていってしまうと、特許は「なりそうか、なりそうでないか」というより、お客様の「出願したいのか、したくないのか」という意志を最優先にすべきと考えるべき、そう思っています。
その判断をするべき材料を、提供する。これがご相談いただいたことに対する私の最初の役割だと思っています。
出すのであれば、現状、できうる限りにおいて、データ、根拠、主張を織り交ぜた明細書を作ります。通知されるであろう拒絶理由を想定しながら。
これが非常に重要です!!!
弁理士は、特許庁の審査官ではありません。お客様側に立つ代理人です。
お客様にとって、審査官側に立ったコメントが必要なのではなく、
リスクを説明し、その判断を仰ぎ、リスクがあっても少しでも可能性があるならやってみようという意志があれば、それに応えるこころが必要なのだ、と思っています。
それが「こだま」国際特許商標事務所」です(キリッ)。
うまくまとめられましたかね?
「商品名」「メニュー名」「店名」先に使っているから大丈夫?
商品の名前や、メニュー名等のサービスの名前、店名等について、
「商標を取らなくても、自分が先に使っているのだから大丈夫」と思っていませんか?
これは実は危険をはらんでいることを理解しておいてください。
まず、
商標権は、先にとったもの勝ちです!!!
どちらが先に使っていたかなんて、最初の段階で問題とはならないのです!!!
権利者と無権利者、この時点でまず圧倒的に不利です。
「私が先に使っていたのに、後から権利化した者が権利を行使するのはずるい!!」と思いますよね。
感情的にはそうなんです。そうなんです。
でも、先に使っていたのであれば、そのとき商標権を取得して権利保護をしておくべきだった。
でも、そうしなかった。
「権利の上に眠るものは保護に値せず」ということなのです。
つまり、自分は取らないとしても、他人がとる可能性がある。
他人がとってしまった場合、侵害として差し止められる、更には損害賠償を取られてしまう場合もある。
これが「危険をはらんでいる」ということなのです。
しかし!!
この場合に、完全に救いがないわけではありません!!
これに対しては、以下のような対抗策を取ることができます。
(1)商標権を消滅させる!!
(2)先使用権(せんしようけん)を主張する!!
これらを具体的に説明しますね。
(1)商標権を消滅させる!!
商標権は、一度登録になっても、一定の条件を満たせば消滅させることができます。
この条件は、商標法という法律で規定されています。
今回の場合、例えば以下の条件が有効です。
(A)権利の取得に不正の目的があった場合
(B)後の出願時点において、既に広く知られている(周知の)商標だった場合
商標権を消滅させてしまえば、侵害だという根拠がなくなりますので、問題解決です!!
(A)は、なんとなくわかりますよね。
「あ、あいつ、商標権を取っていない。そうだ、商標権を取って、あいつから使用料を取ってやろう」なんて、明らかに悪い目的(不正の目的)がありますよね。
こんなときは、当然、権利を消滅させるべきですよね。
ですので、消滅の理由になります。
(B)は、既に広く知られているような商標は、たとえ上記のような不正な目的がなくても、登録にすべきでないな、ということは感覚的にわかりますよね。公平の観点や、公正な取引状態を維持する観点です。
ですので、これも消滅の理由になります。
一般的には、自分の使っている商品名等がすでに、後の商標の出願時点で周知だったということを主張することになると思います。
でも、これらにも問題はあります。
例えば(A)「不正の目的」ってどうやって証明します? 相手が「知らなかった」としらを切った場合、
知っていたこと、不正の目的があったことを、「消滅させようとしている側」が証明しなければなりません。
その証拠を集めること自体、そう簡単ではないんです!!
また(B)では、「広く知られている」ってどの程度を言うのか?ということが問題になります。
これは非常に曖昧ですが、少なくとも、単に「売っていたという事実」だけでは全く足りないのです!!
これは本当に資料を集めるのが大変なのです!! 昔の資料なんて時間がたったら捨ててしまいますから!!
その手間を考えるのであれば、出願しておいた方がよっぽど経済的です!!!
更に、お金を取る気満々の人に、売上額を見せて「うちはこんなに売り上げがあったんだから周知だった」って言えますか?
そう言ってしまったら、「では、その売り上げの10%が損害賠償額だ」って言われるのがオチです。
カモがネギしょって、出汁とともに鍋の中に入っている感満載です!!!
そして、そもそも、権利を消滅させるためには、特許庁にそれなりの手続きをしなければなりません。
その額は、商標権取得のための費用の数倍は軽くかかります!!
そして、次に、(2)は、実は上記(B)と同じようなものです。
先使用権とは、後の出願時点において、既に周知の商標だった場合、その範囲でその商標の使用を使い続けることができる、という権利です。ざっくりですが。
仮に、上記(B)の要件で権利を消滅できないとしても、「広く知られている」のであれば、権利を消滅させなくても、使用を継続させておいてあげよう、という趣旨です。公平ですよね?
でも、この場合でも、上記(B)で言った通り、
お金を取る気満々の人に、「うちはこんなに売り上げがあったんだから周知だった」って言えますか?
そう言ってしまったら、「では、その売り上げの10%が損害賠償額だ」って言われるのがオチです。
飛んで火に入る夏の虫状態です。無視(虫)できませんが。
私が担当したケースでも、資料を準備したものの、怖くて結局出せませんでした。
出すなら、裁判所で出すべきです。つまり「訴訟」ですね!!
訴訟の場合、100万円以上は軽くかかり、出願するための費用の何倍が必要でしょう??
以上を考えると、保険として商標を出しておいた方が良いと思います。
ただ、気を付けなければならないのは、
全てに商標権を取得していたら費用にきりがない!!ということです。
したがって、本当に譲れないネーミング(店名等)に絞って、上記の費用対効果を考える、これが重要です。
この観点は、弁理士とご相談の上ご検討ください。
長くなってしまいましたが、机上の空論と現実論、どちらが勝つのか重要か、費用対効果、という話です。
国際的な日付のルールとミス防止のコツ
既にご存知かもしれませんが、
外国での日付のルールはご存知ですか??
例えば2017年9月7日の表記は、
日本では、2017/09/07のように、年/月/日となります。
これはよく知っていると思います。
しかし!!
アメリカでは、月/日/年の順に表記されます。
つまり09/07/2017となります。
それ以外の外国ではイギリス式が採用され、
特に欧州などでは日/月/年となります。
つまり、07/09/2017となります。
相手国がアメリカ等、明確であれば上記で判断できますが、
日常業務ではこれを見逃しがちです。
上記の表記をちらっと見た場合、
7月9日のことなのか、9月7日のことなのか分からないですよね。
このミスは単純なミスと判断され、回復が非常に困難な場合が多く、
実際、外国でのやり取りでミスが生じ、裁判になったこともあるくらいです(もちろん負け)!!
こんなときどうするか??
ズバリ、月を英語名表記にしておくことです。
9月は英語で「September」。 なので、
アメリカ式であれば、Sep. 07 2017
欧州式であれば 07 Sep. 2017 としておくことです。
これなら、いずれの方式でも間違えようがないですよね。
ちょっとしたコツな話です。
ゆるキャラの制度設計のご注意!
「ゆるキャラ」を作って活性化したい!!
特に、デザインを公募したいと考えている方は、事前にご相談を!!!
ゆるキャラは主として「財産権としての著作権」(加えて商標権)で保護されます。
そして、この「財産権としての著作権」はデザイナーの方から譲渡可能です。
しかし!!!
ゆるキャラに関連して、譲渡できない権利があります。これが、「著作者人格権」です。
この著作者人格権は譲ることができず、必ず、デザイナーに残ります。
この著作者人格権は、ざっくりいうと「勝手に改変させない権利」と言えます。
デザイナーにとって創ったゆるキャラは自分の子供なので、「私の子供を侮辱するな」というようなものです。
最近、
・ゆるきゃら「ひこにゃん」で、彦根市とデザイナーである「もへろん」さんと争った件、
・紅白歌合戦でうたわれた「おふくろさん」が、作詞者の意思を曲げてしまったため、歌えなくなってしまった件
等は新聞でも有名になった話題だったと思います。探せばもっとあると思います。
つまり、財産としての著作権はもらえても、著作者人格権はもらえないのです。
このため、
・どの様に契約等を取り扱えばよいか?といった法律的な観点はもちろん、
・どうすれば揉めないようにできるのか?といった人情・情緒的な観点、
・募集などを含め、どのような手順を踏めばよいのか?といった手続的な観点
行政のゆるキャラを多数お手伝いをした経験を踏まえてお手伝いできます。
ある程度進んでしまった段階では遅い場合もありえますので、
その際には、是非、事前にご相談を!!!