こだま国際特許商標事務所

特許出願では、審査請求という手続を行うと、
特許庁審査官が審査を行い、
拒絶の理由があるか否かを審査します。

その審査の結果、
拒絶すべき理由があると考えた場合は拒絶理由がきますが、
拒絶すべき理由がないと考えた場合は特許査定がきます。

最終目標は当然、「特許査定」です。

で、ここで質問。
拒絶理由通知は来た方がよいですか？来ないほうが良いですか？
こんな時、当然「来ない方がよい」と答えるでしょう。私もそうです。
出願人の方にとっては余計な費用が掛かるものですしね。

でもね、拒絶理由が通知されずに一発登録というのは実はもったいない可能性があります。
「本当はもっと広くとれたかもしれないのに、狭く権利を取ってしまったかもしれない」という可能性です。

出願時には最大限広くとれる範囲を想定して記載するものです。
でも、一発登録というのは、
「本来特許を取ることができた範囲≧特許査定となった請求項」　の関係になります。

「本来特許を取ることができた範囲＝特許査定となった請求項」であればよいのですが、
公知例が全く通知されていない状態で特許査定になるということは、
そのぎりぎりの範囲がわからず、もう少し広くとれたかも、ということを意味します。

ですので、拒絶理由が通知されず特許査定が通知された場合「もう少し広くとれたかも」という考えが必要です。
特許権を取得できるという喜びは当然ですが、この点を見落とさないでください。

昔、私が企業にいたとき、特許査定がきてしまうと、
権利をより広くするための分割出願のチャンスがなくなってしまうので、
確実な権利範囲を確認するため、
わざと拒絶理由をもらう請求項を作ったりしたこともあります。

ただ、現在は、特許査定が来た時にも分割することができるため、
この要請はかなり低くなりました。

一発登録でも油断しないように、というお話でした。

よく
特許は「大発明」、実用新案は「小発明」といわれます。

そして、これを象徴する言葉に「進歩性」というものがあります。
特許では、登録するために
「容易に発明をすることができなかったこと」が必要であり、
実用新案では、有効性を主張するには
「極めて容易に発明をすることがでなかったこと」が必要と言われています。

すなわちこの「極めて」という言葉が、
実用新案を小発明、特許を大発明、というように結び付けているのでしょう。

でも、でもですね、
実は、特許法でも、実用新案法でも、侵害された場合の賠償額の算定に明確な違いがないんです。
つまり、同じ賠償額をとれる可能性があるってことなんです。

であれば、当然、取りやすい権利のほうがいいですよね？
でも、実際はそうなっていない。
むしろ、現在の（実質的無審査の）実用新案登録制度になってから、
少なくなってきているんです。

これは、結局、上記の理由から、特許庁で審査されても、
進歩性に違いがないからなんでしょうね。
（しかも登録になって権利範囲が確定になっているのでつぶされやすい）

同じ効果であれば、実質的に同じ要件を課しているのだと思います。

弁理士として、これを言ってもいいのかな？というところはありますが、

現在、現実的にはそうなっていると解釈せざるを得ないんです。

よくあるご相談に、
「実用新案でいいのだけれども出願したい」というご相談を受けます。

このご相談に、弁理士が言ってもよいのか迷うところがありますが、

出願をすることを希望しているのであれば「実用新案より特許出願のほうが良い」と勧めています。

これは、以下の理由によります。

１．実用新案のメリット
実用新案は、すぐに権利として主張できるというメリットがあります。
これが確かに一番のメリットです。
とにかくこれがほしい、手間をかけたくないというケースについては、
確かに実用新案をおすすめしています。
また、費用についても、特許に比べ、審査請求等の費用が掛かりません。

２．実用新案のデメリット
一方、実用新案のデメリットは、
真似され、権利を行使したいと考える場合、
特許庁に「技術評価書」を請求し（実質的に審査してもらうこと）、
しかも肯定的な評価（権利が有効であること）を得ておかなければなりません。
結局は実質的な審査です。特許と一緒です。
そしてこの請求にはもちろん費用が掛かります。
しかも、権利は確定しているので、その修正は容易ではありません。
すなわち、牽制力が弱いといったデメリットがあります。これが大きいです。
また、出願後すぐに公開されてしまいます。

３．特許出願のデメリット
特許出願のデメリットは、少なくない費用が掛かるということです。
審査請求料は、軽減を受けなければ印紙代だけで１５万円位かかります。結構高額です。
しかも、審査を受けて初めて登録になるので、時間がかかります。

４．特許出願のメリット
なんといっても、審査を受けて登録になるので、牽制力抜群です！！
また、審査請求は３年間保持できるので、事業状態に応じて判断できます。
また、出願後１年６月は未公開ですので、
その間に改良発明を行ったとしても、未公開の状態であれば邪魔をしません。

５．総合的に考えて…
実用新案は、すぐに権利化できるといえども、牽制力が弱い。費用が安い。
特許は、牽制力が強いけれども、費用が高い。

一方で、特許は、審査請求を３年間保留することができます。
特許出願において、審査請求を行っていない状態は権利が未確定、すなわち
「権利が成立するかもしれない」という牽制力があります。しかも、
「どの範囲で成立するのか、審査を経ないとわからない」という未確定要素があります。
つまり、個人的な見解もありますが、
牽制力の弱い実用新案よりも、未審査請求の特許出願のほうが、
実は実質的な牽制力が強い、といえます。

ですので、まず、牽制力であれば、特許出願をお勧めします。
そして、その後やはり確実に権利がほしいということであれば、
出願から３年以内であれば、そのまま実用新案に出願変更をすることができます。

また、出願時に要する費用は、少なくとも弊所であれば、殆ど変わりません。
３年後、必要に応じて、実用新案にするか、特許として審査請求を行うか考えてもらえばよいのです。

費用対効果から、特許出願をお勧めするのです。

米国での著作権のお話。

おサルさんが自撮りした写真の著作権がおサルさんにあるか否かというお話。

2017年9月12日　「Yahoo!JAPAN ニュース」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170912-41237082-bbc-int

上記の結論としては、
「おサルさんには著作権保護が適用されない」と判断されました。

日本では自然人（人間）以外の動物は権利能力がないとされており、
常識からすると、認められないのは当たり前と感じる話。

実際に、鹿児島地裁平成7(行ウ)1において、
林地開発に際し、
その土地にいる動物（アマミノクロウサギ）の権利が侵害されているとし、
環境NGOがその動物の権利について代わって訴訟を提起したことがあるそうです。
たしかに、この事件では、日本では動物に原告適格が認められず、負けています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/015675_hanrei.pdf

では、アメリカでは訴訟になっている。
そう規定されていないのか？という疑問があるのも事実。

でも、でもですね、
日本の民法もそうなのですが、
「動物に権利を与えてはならない」ということはどこにも書いていないんですね。
環境NGOは「あるという解釈があるべき」と考えて、訴えたのでしょう。
決して、法律を知らないで起こしたということではないのです。

また、上記日本の判決例では、原告適格は認めていないものの、最後に、
「自然の保護に対し真率であり、自然をよく知り、自然に対し幅広く深い感性を有する環境NGO等の自然保護団体や個人が、自然の名において防衛権を代位行使し得る。）という観念は、人（自然人）及び法人の個人的利益の救済を念頭に置いた従来の現行法の枠組みのままで今後もよいのかどうかという極めて困難で、かつ、避けては通れない問題を我々に提起したということができる。」
と評価しています。

完全に門前払いというわけではないんですよね。

また、上記おサルさんの例でも動物愛護団体「PETA」が起こしており、
その目的も上記の地方裁判例と大体同じなのです。

この事件は、
「あまりに当たり前なのに米国ではなぜ？面白い国だ！！」というのではなく、

世の中の流れ（例えば自然を守るべき等）があり、
その流れをよどみなく進めるために、
広く権利を認める等できうる限りその流れに沿うようにしていく、
そのための努力の痕跡を感じ取ることに面白さがある、と思います。
（おそらく皆さんも記事を読んだときこのように感じたと思います。）

一方で、
近年のAIの台頭により、
AIが考えた文章などが著作物になるのかという議論も出るかと思います。

このような場合、背景に自然保護等の公益的・社会的要請がなければ、
単に権利能力だけの議論に落ちる可能性が高く、
逆に、公益的・社会的要請が背景にあれば、
認められる可能性もあるのではないかと思います。

もちろん、AIそのものを人として認め、権利能力を認めるか否かの議論も生じると思いますが。

取り留めはないのですが、

１．日本でもすでに同じようなことが考えられていた
２．滑稽な話のように見えても、実は奥が深い

　というお話でした。

翻訳を確認していて、ふと思ったことです。

「℃」という表現、実は日本語フォントで、全角一文字です。
ファイルのやり取りでMicrosoftワードが世界共通的に使用できるとしても、
外国では日本語フォントを入れてくれていない場合もあると思います。
文字化けは避けなければならないこと。
どうすればよいのか非常に迷ったことがあります。

単に”degree”でよいのかと思いましたが、
米国では華氏（°F）を使う場合もあるので、
“degree celsius”としておけばよいのでしょうが、長くていけません。
特に、”m”や”kg”といった単位はそのまま単位記号ですので
℃だけ”degree celsius”では統一性がなく、かっこよくありません。

特に℃（摂氏）は非常に一般的な単位ですので、使いたい。

そこで調べてみたところ、以下の方策があるようです。

（１）英語サイトを確認してそのままコピーする。
　非常に簡単です。こうすれば楽ですよね。
　自分のお気に入りのページをブックマークに入れておけばよいこと。

（２）Alt +0176を使う＋”C”をつける
　これは、テンキーで「Alt」キーを使用し、テンキーで0176を入れる。
　すると、”°”が出るので、これに半角の「C」をつける。

簡単そうでいて、なかなか手間がかかります。

特許出願においては、費用減免制度があります！！

例えば、特許出願において審査請求を行うと、
請求項5項の場合、14万円位かかります。
しかし、小規模企業様の場合、この費用が1/3程度になります！
この結果、5万円を切ることになります。

ただし、この制度は時限的な措置ですので、
2018年(平成30年)3月末までに行う必要があります。

軽減を受けたいと考えている方は、それまでに！！

先ほど車の走行距離を確認したところ、
50000kmを超えていました。

購入したのが2015年11月でしたので、
約22ヵ月となります。
50000km÷22月=2272km/月
2272km/月÷31日/月=73km/日
一日当たり73kmくらい移動している計算です。

この距離は概ね片道35km程度だとすると、
千葉の事務所から
西は東京駅くらい、
南はアクアラインを過ぎて君津くらい、
東であれば九十九里浜の蓮沼公園くらい

私の場合、実は事務所で作業する時間は少なく、
この距離はお客様のところにお伺いしていることが殆どですので、
実際、結構な距離と感じました。

距離が長ければよいわけではないのですが、
お客様のところに足を運び直接ご意見をうかがう、
これが私の信条です。

もちろん、自家用車は別で、業務専用車の話です。

代表が「高橋」なのに、なぜ「こだま」？

よく言われます。

他のところにも書いてあるかもしれませんが、念のため。

打てば響く、呼べば応える：お客様の質問に応える。お客様の元に駆け付ける。
「木霊（こだま）」の事務所という意味です。
また、新幹線で「こだま」があります。新幹線のように早く頑張る。という意味もあります。

ただ、新幹線の中でも「こだま」は各駅停車なので、新幹線の中では遅いといえるかもしれません。
対応が遅れるなどの対応の悪いときに「新幹線だったのですが各駅停車ですみません」といってクスッと笑っていただこうと考えたこともあります（ただ、これは本当に失礼なことになるため、言うことはありませんが）。

弁理士は、「特許等の知的財産をとって事業を進めたい」といった
非常に前向きなご意思に基づく相談が多く、
ご相談を受ける私も、本当にうれしく思っています！！

その中で、よくご相談いただく内容に、
「これ特許が取れますか？」というご相談があります。

このような場合に、私から、お答えする答えは大体下記のような場合が多いので、少しそのお話を。
もし私に相談して、下記のような回答があったら、心の中でクスクスして結構です。
（ただ、顔に出されてしまうと少し心が凹むので。。。。）
※ただし、弁理士によって、大きく意見が異なりますので、この点は本当にご注意を！！

Ｉ．特許性（権利化容易性）の観点から
（１）既に公開された技術と同一であることが明らかな場合
　これはさすがに、権利化は難しいと言わざるを得ません。水を差すようで本当にすみません！！
　でも、特許の費用は安くないので、敢えて心を鬼にして言うことになります。
　しかし実際、既にご自身である程度調べていただけている場合が多く、このようなケースは意外に少ないのです。

（２）新しい技術で、簡単に考えられない技術、と思えるものの場合
　これについては、面白い技術ですね、権利化はできる可能性はありそうですね、と答えます。
　ただし、「確実に権利化できる」ということまでは言えません。
　これは、お化けがいないことを証明できないように、その発明を拒絶する資料が全くないということを完璧に保証することができないからです。ぐずぐずですが、煮え切らなくてすみません。
　後は、費用対効果（「出願により得られる期待」と「出願に係る費用」のどちらが勝つか？）です。

（３）新しいと思えるが、簡単に考えられないといえるか判断が難しい場合
　実際のところ、これが一番多いです。
　「簡単に考えらるかどうかは、出願して審査を受けてみなければわからない」等と答えます。ここでも煮え切らなくてすみません。本当にすみません！！
　この場合も、上記（２）と同じく、費用対効果（「出願により得られる期待」と「出願に係る費用」のどちらが勝つか？）です。

ＩＩ．意志の観点から
　私が相談を受ける場合、実は（３）が殆どで、どちらかというと「難しいかも？」という方が多いかもしれません。
　でも、一番重要視すべきは「出すのか、出さないのか」というお客様の意思です。
　私は、上記の案件の場合、出願から登録までの概算を説明し、その費用に対して支出する価値があるか否かでご判断いただくことが殆どです（もちろん、その判断をこちらからアドバイスする、という場合もありますが。。。）。

　少しカッコつけていってしまうと、特許は「なりそうか、なりそうでないか」というより、お客様の「出願したいのか、したくないのか」という意志を最優先にすべきと考えるべき、そう思っています。
　その判断をするべき材料を、提供する。これがご相談いただいたことに対する私の最初の役割だと思っています。
　出すのであれば、現状、できうる限りにおいて、データ、根拠、主張を織り交ぜた明細書を作ります。通知されるであろう拒絶理由を想定しながら。
　これが非常に重要です！！！
　弁理士は、特許庁の審査官ではありません。お客様側に立つ代理人です。
　お客様にとって、審査官側に立ったコメントが必要なのではなく、
　リスクを説明し、その判断を仰ぎ、リスクがあっても少しでも可能性があるならやってみようという意志があれば、それに応えるこころが必要なのだ、と思っています。
　それが「こだま」国際特許商標事務所」です（キリッ）。

　うまくまとめられましたかね？

商品の名前や、メニュー名等のサービスの名前、店名等について、
「商標を取らなくても、自分が先に使っているのだから大丈夫」と思っていませんか？

これは実は危険をはらんでいることを理解しておいてください。

まず、
商標権は、先にとったもの勝ちです！！！
どちらが先に使っていたかなんて、最初の段階で問題とはならないのです！！！
権利者と無権利者、この時点でまず圧倒的に不利です。

「私が先に使っていたのに、後から権利化した者が権利を行使するのはずるい！！」と思いますよね。
感情的にはそうなんです。そうなんです。
でも、先に使っていたのであれば、そのとき商標権を取得して権利保護をしておくべきだった。
でも、そうしなかった。
「権利の上に眠るものは保護に値せず」ということなのです。

つまり、自分は取らないとしても、他人がとる可能性がある。
他人がとってしまった場合、侵害として差し止められる、更には損害賠償を取られてしまう場合もある。
これが「危険をはらんでいる」ということなのです。

しかし！！
この場合に、完全に救いがないわけではありません！！
これに対しては、以下のような対抗策を取ることができます。
（１）商標権を消滅させる！！
（２）先使用権（せんしようけん）を主張する！！
これらを具体的に説明しますね。

（１）商標権を消滅させる！！
　商標権は、一度登録になっても、一定の条件を満たせば消滅させることができます。
　この条件は、商標法という法律で規定されています。
　今回の場合、例えば以下の条件が有効です。
　（Ａ）権利の取得に不正の目的があった場合
　（Ｂ）後の出願時点において、既に広く知られている（周知の）商標だった場合
　商標権を消滅させてしまえば、侵害だという根拠がなくなりますので、問題解決です！！

　（Ａ）は、なんとなくわかりますよね。
　「あ、あいつ、商標権を取っていない。そうだ、商標権を取って、あいつから使用料を取ってやろう」なんて、明らかに悪い目的（不正の目的）がありますよね。
　こんなときは、当然、権利を消滅させるべきですよね。
　ですので、消滅の理由になります。

　（Ｂ）は、既に広く知られているような商標は、たとえ上記のような不正な目的がなくても、登録にすべきでないな、ということは感覚的にわかりますよね。公平の観点や、公正な取引状態を維持する観点です。
　ですので、これも消滅の理由になります。
　一般的には、自分の使っている商品名等がすでに、後の商標の出願時点で周知だったということを主張することになると思います。

　でも、これらにも問題はあります。

　例えば（Ａ）「不正の目的」ってどうやって証明します？　相手が「知らなかった」としらを切った場合、
　知っていたこと、不正の目的があったことを、「消滅させようとしている側」が証明しなければなりません。
　その証拠を集めること自体、そう簡単ではないんです！！

　また（Ｂ）では、「広く知られている」ってどの程度を言うのか？ということが問題になります。
　これは非常に曖昧ですが、少なくとも、単に「売っていたという事実」だけでは全く足りないのです！！
　これは本当に資料を集めるのが大変なのです！！　昔の資料なんて時間がたったら捨ててしまいますから！！
　その手間を考えるのであれば、出願しておいた方がよっぽど経済的です！！！
　更に、お金を取る気満々の人に、売上額を見せて「うちはこんなに売り上げがあったんだから周知だった」って言えますか？
　そう言ってしまったら、「では、その売り上げの１０％が損害賠償額だ」って言われるのがオチです。
　カモがネギしょって、出汁とともに鍋の中に入っている感満載です！！！

　そして、そもそも、権利を消滅させるためには、特許庁にそれなりの手続きをしなければなりません。
　その額は、商標権取得のための費用の数倍は軽くかかります！！
　

そして、次に、（２）は、実は上記（Ｂ）と同じようなものです。
　先使用権とは、後の出願時点において、既に周知の商標だった場合、その範囲でその商標の使用を使い続けることができる、という権利です。ざっくりですが。
　仮に、上記（Ｂ）の要件で権利を消滅できないとしても、「広く知られている」のであれば、権利を消滅させなくても、使用を継続させておいてあげよう、という趣旨です。公平ですよね？

　でも、この場合でも、上記（Ｂ）で言った通り、
　お金を取る気満々の人に、「うちはこんなに売り上げがあったんだから周知だった」って言えますか？
　そう言ってしまったら、「では、その売り上げの１０％が損害賠償額だ」って言われるのがオチです。
　飛んで火に入る夏の虫状態です。無視（虫）できませんが。
　
　私が担当したケースでも、資料を準備したものの、怖くて結局出せませんでした。
　出すなら、裁判所で出すべきです。つまり「訴訟」ですね！！
　訴訟の場合、１００万円以上は軽くかかり、出願するための費用の何倍が必要でしょう？？　

以上を考えると、保険として商標を出しておいた方が良いと思います。
ただ、気を付けなければならないのは、
全てに商標権を取得していたら費用にきりがない！！ということです。

したがって、本当に譲れないネーミング（店名等）に絞って、上記の費用対効果を考える、これが重要です。

この観点は、弁理士とご相談の上ご検討ください。

長くなってしまいましたが、机上の空論と現実論、どちらが勝つのか重要か、費用対効果、という話です。