こだま国際特許商標事務所

　企業の従業員が、職務遂行の結果発明を完成させた場合、その発明は「職務発明」となり、企業はその職務発明について譲渡を受けることができます。

　特に、平成２７年の法改正により、「契約や勤務規則において予め企業にその職務発明が企業が取得すると定めた場合」は、その職務発明が発生したときから企業に帰属するという改正がなされました（特許法第35条第3項）。

　じゃあ、この前はどうだったかというと、実はあまり変わっていないのですが、「あらかじめ企業に職務発明について譲渡することを定めた契約、勤務規則は有効」の旨の規定がある程度でした（特許法第35条第2項）。

　これを読むと正直「何が違うの？」って思いますよね。実際、私もこの条文が入ったときに、何の違いがあるのかよくわかりませんでした。

　ざっくりいうと「貰うことが決定している状態」と「最初から貰っていた状態」の違いのようですが、これでもまだもやもやが残ります。

　今日は、この「何が違うの？」というところのお話。

　

　

　この法改正について解説を読んでみると、下記の二つのパターンがイメージされているようです（特許庁　平成２７年度法改正解説）。

　【１つ目】職務発明の二重譲渡の禁止

　ここでもまだ「？」が残ると思いますが、具体的なイメージとしては「従業員が転職した後の特許出願」や「従業員の勝手な譲渡」への防御ということらしいです。

　もう少し細かく言うと、「前職の研究成果を転職先で勝手に特許出願しちゃう」というような場合への防御です。

　倫理的にはどうかなと思う例ですが、その人にとって見れば実際、「転職先へのおみやげ（自分の価値向上）」という感覚なのでしょうね。こんな例はいくつかありますが、これはまた別のときにお話ししますね。

　勝手に出願された場合、転職する前の企業は、当然怒って、「自分の会社の成果だった」と主張することはできると思います。

　ただし、「職務発明を貰うことが決定していた」という状態（以下「前者の場合」）と、「最初から貰っていました」という状態（以下「後者の場合」）では主張の強さが違うということのようです。

　実際、転職する前の企業は、この特許をつぶすアクションをとることになるのですが、特許法第34条には、発明に関する権利を承継した（譲り受けた）場合、特許出願をしなければ第三者に対抗できない（権利を主張できない）ということになっています。

　つまり、前者の場合だと権利の主張が困難である一方、「最初から貰っていました」と後者の場合にしておくことで、より強固に主張ができるということのようです（この点の詳細についてはまた別の日に話ができるかもしれません）。

　まとめると、職務発明について従業員が（転職後等において）勝手に譲渡して出願してしまったような場合でも、確実に「権利を主張し、または、権利無効にできるようするため」ということですね。そうであれば、確かに強さが違い、意味があるように思います。

　

　

　【２つ目】共同研究の場合の手続の簡略化

　次の場合は、他社と共同研究を行わない場合はあまり意味がなく、また、共同研究を行う場合でも正直「必要？」な感じなのですが、一応触れます。

　具体的には、二つの企業が共同で発明を行った場合の共同発明の取り扱いの問題解消ということらしいです。

　より具体的な例を挙げると、Ａ社の従業員ａと、Ｂ社の従業員ｂがいて、従業員ａと従業員ｂが共同開発で職務発明を完成させたとき、というケースになります。

　普通に考えると、従業員ａの職務発明に関する権利はＡ社に譲渡され、従業員ｂの職務発明に関する権利はＢ社に譲渡される、ということになります。普通ですね。

　しかしここで、一方の従業員（例えばＡ社の従業員ａ）が、相手側の権利の譲渡（例えば従業員ｂの権利をＢ社に譲渡すること）を嫌がった場合はどうなるのか？ということのようです。

　この点に関し、特許法第33条第2項では、「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない」と規定されています。

　つまり、 一方の従業員が嫌がった場合、自社の従業員の権利も譲り受けることができず、結果として特許出願ができなくなる場合がある、ということのようです。

　そのため、あらかじめ原始的にその企業のものとしておくことで、この同意を必要としなくてもよいようにする、というのが趣旨のようです。

　ただ、上記のような拒否をされる場合、そもそもトラブルになっていて、出願することは得策ではなく、上記手続的問題を解消しても、すでに出願の価値がないのでは？と思ってしまいますが。。

　

　個人的には、共同研究でこのような心配をして同意書を求めてくる相手方は数社程度は確かにいたことを記憶しており、その度に「必要はないと思うのだけれど、相手が求めてくるのであれば。。。」という程度で同意書を作成したのを覚えています。

　従業員がごねて問題となったことがあるという経験は、ほとんど記憶にない？と感じています。。。。ただ、法改正の解説（特許庁　平成２７年度法改正解説）では問題となっているとのことでしたので、実際例はあったのでしょうね。法改正をするくらいまでのことが。。。。。

　・・・いや、確かにあったかもしれません。ごねた例が。。。

　ただ、この例は、こちらが主張した例で、「他方の企業が一方的な条件を突き付けてきた場合の最後の一つ前のカード」でした。最後のカードは「出願拒否」ですが。。。

　すなわち、共同出願について、相手側が一方的すぎる条件を出してきて（例えば、こちらは発明の実施が実質的に想定できない状況で、費用負担も折半で、実施に応じた対価もなく、ただ費用を払い続けるのみとなってしまうような条件を突き付けられ）、これを受け入れるとこちらがあまりに不利になりすぎる場合でした。

　この条件について、こちらの従業員も納得できず、あまりに理不尽だったため、確かに、こちらの権利の一つとして主張したということがありました。メインは最後の手段である「出願拒否」でしたが。・・そう考えると意味があったのかもしれません。

　・・・ってことは、この規定を入れられることで、共同研究の一方としては権利主張の手段を失う可能性がある、ということも考えなければなりませんね。

　ただし、このようなことは、共同研究の際、共同研究に参加する従業員に、「共同研究に参加することの同意」とともに、「共同研究の結果完成させた発明について、相手側がの発明者が共同研究先に当該発明の権利を承継させることに同意します。」の承諾書をとる 、又は義務を負わせせる状況を入れておけばよいだけの話なのかと思うのですが。。。

　比較的新しい条項ではありますので、より詳細な検討や、実務の例が挙げられてくるのを待つことになりそうですね。

　

　2022年11月22日（火）に弁理士会関東海と千葉市産業振興財団でセミナーをハイブリッドにて共催します。

　ライセンスに関する基礎的なセミナーであり、ライセンス事業の理想と現実について事例をもとに説明する、というものです。

　このセミナーには企画から関わらせていただいており、宣伝です。

　日付：2022年11月22日（火）15：00～17：00

　会場：ハイブリッド開催（ＺＯＯＭと会場（千葉市産業振興財団））

　第一部：「優位なビジネス環境を確保するための契約実務（特許編）」弁理士　大塚章宏

　第二部：「自社のブランディングを成功させるためのライセンス契約（商標編）」弁理士黒田義博

　詳しくは千葉市財団のＨＰ （https://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/1178-web.html） をご確認いただき、ご興味を持っていただけましたら是非ご参加をお願いします。

　久しぶりの更新です。

　昨日千葉県産業振興センター、日本弁理士会関東会、千葉県発明協会の共催で知的財産セミナーを開催しました。

　今回は特許や商標に関する侵害問題について、砂川恵一弁理士と小林克之弁理士に講演していただきました。侵害問題は自分が警告することがなければ関係ないと思いがちですが、個人事業主でも他社から警告が来ることがあることや、そのための対応についてご説明いただきました。

　私は産業振興センターの知財プロデューサでもあり、日本弁理士会関東会の幹事でもあり、これらの連携を担当する役割として、今回は講師ではなく、企画側として入らせていただいています。

　感染状況をまだ気にする状況ではありますが多数の方がご参加いただくことができましたこと大変感謝しています。

　今年度はほかにも数回企画中のものがありますので、私のブログでも宣伝させていただこうと思っています。

香川県の技術学校へ著作権のセミナーに行ってきました。
内容は、教員の方が授業教材を作成するために注意すべき点についてです。

　午前2時間半、午後3時間半の合計6時間のセミナーで、「著作物とは」から始まり、著作権法35条や38条、SARTRAS等に言及し、事前にいただいた具体的な質問にスライドで答えるセミナーでした。

　枚数としては合計300枚以上のスライドになりましたが、先生方には一生懸命聞いていただけました。大変ありがとうございました。

　 　また、なんと今回の香川県への移動は、行きは「サンライズ瀬戸」を使用しました！！

　前日は20時まで弁理士会派の行事があったため、その足で22時頃東京駅発のサンライズ瀬戸に乗り、翌日の朝7時半に高松に到着しました。疲れるかと思ったのですが、ベッドで眠ることができたため、非常に快適でした。動くホテルですからね。

　数か月に一度ですが、日本全国いろいろなところから呼んでいただけるので、大変楽しみにさせていただいております。ありがとうございます。

　著作権に関し、東京都内でセミナーを行いました。

　東京の本部から、オンラインで全国の拠点に接続し、セミナーを聞いていただくというシステムでした。

　いつもは６時間か１時間程度なのですが、今回は３時間であり、初めての長さでしたがスライドの枚数的にも１８０枚程度であり、私としては丁度良い長さでした。

　ただ、オンラインセミナーは聴者の顔を見ることができないため、聴者の反応を見て話題を変える等の対応ができず少し難しいですね。

　

　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況でしたが、予定として確定していた関係もあり、沖縄でセミナーを行いました。

　セミナーは著作権に関する内容で、通常はグループワークを挟むのですが、現在このような状況ですので、今回は３００枚程度のスライドを、休憩を挟みつつ６時間話し続けるという、結構な長さのセミナーとなりました。

　このシリーズのセミナーは、結構気に入っていただけており、日本各地で呼んでいただけ、私としても小旅行として非常に楽しませていただいてます。

　人との接触が気になりましたが、家から空港までは自動車、空港からセミナー先までもレンタカーで移動しており、ほぼ人との接触はありませんでした。

　また、飛行機のような閉鎖的な環境での移動が気になりましたが、エコノミー席では１０人もいないような状況でした。

　私としては安心の移動でしたが、航空会社としては非常に深刻な状況であることを痛感しました。

　公益財団法人ひまわりベンチャー育成基金が、千葉県内に事務所を置き新商品の開発を行う中小企業・個人事業者を対象に助成事業を行っています。

　上限500万円として通常300万円を交付してもらえるという助成金。特に、返済義務がないという点で素晴らしい。

　上期は概ね５月あたり、下期は１１月あたりに募集があります。

　なぜこんな話をしたのかというと。

　ご相談いただいた期間がまさにこの締め切り直後だったため、「希望するのであれば、もう少し早く相談してくれれば！」という話。

　私のお客様には、支援を受けている企業様も少なくなく、どの程度であれば受けられそうかといったご相談、ご支援等の提案にも応じます。

　忘れないようにしようという自分への備忘録を含めて。　

　「クロスライセンス」という言葉があります。

　今日はこの話を。　

　

　「クロス」とは「交差する」という意味です。

　つまり、「クロスライセンス」とは、互いにライセンスするということを意味します。

　このようなライセンス形態は、同業者間でよく行われるライセンス形態であり、特に大企業間において行われることが多いです。

　一般に、特許権等の知的財産権を保有している場合、他社がその知的財産が侵害されていると考えた場合、警告しますよね？

　するとどうなるでしょうか？　当然、相手(他社)が同業者で、知的財産権を同様に多数保有している場合、保有している知的財産権の中からこちら側が特許権侵害をしていると反論してくることが予想されますよね？

　この結果、互いに特許権を侵害しあう仲になってしまいます。泥仕合の様相を呈してきます。

　そこで、泥仕合を避けるべく、互いに知的財産権を使えるようにしよう、というのがクロスライセンスです。

　ただし、完全に互いにフリーというわけでは無く、保有する特許の質や数に応じてどちらが強いかが交渉によって決め、ライセンス料が発生したりしなかったりします。

　そのため、企業の知的財産部は質だけでなく、数についてもこだわります。

　

　

　ところで、このようなクロスライセンスが殆ど必要ない法人があるのを知っていますか？

　それは大学等の研究機関です。研究機関は、研究をすることで特許権等を出願及び保持し、その研究及びその成果を収入源の一つとしており、製品販売を行っていません。

　すなわち、権利主張をされた企業は、カウンターを打つことができないのです。

　この意味で、研究機関は非常に強い立ち位置にいるといえます。

　ただ、研究機関の場合、「公的な機関が侵害で訴えるなんて怪しからん！」という公益的な意識や、研究機関の規模で侵害訴訟や無効審判に耐えられる経済規模かというと難しいところがあり、積極的になり切れないのでしょうね。また、製品販売から離れた位置にあるため、研究的価値を重視して研究を行うため、ユーザーニーズと離れた成果になってしまいがち、という課題もあります。

　ここの辺りについては、日本の大学の知的財産活用の根本的な問題をはらんでいるのですが、これ以上話すとネガティブになるのであまり良くないのかな、ということで、今日はここまで。

　

　2019年10月に消費税率が変更され、テイクアウト（Take-Out:お持ち帰り）とイートイン（Eat-In:店内お召し上がり）の違いが消費税率の違いに反映される（軽減税率が適用される）ことになりました。

　イートインそのままであれば10％の消費税率ですが、テイクアウトであれば8％となるため、テイクアウトで購入してイートインスペースで食べた場合はどうなるの？等の議論が生じていますね。。

　実は、商標権においてもイートインとテイクアウトで違いがあるのです。

　お客様とお話しするときに、この話に触れる機会が結構多くありますので、

　今日はこのお話。

　

　まず、このお話を分かりやすく説明するには、マクドナルドの「ビッグマック」の例がわかりやすいかもしれません。

　「ビッグマック」は、マクドナルドのハンバーガーの有名なメニュー名ですね。ビッグマックは世界中のマクドナルドで販売されているため、このビッグマックの価格を比較することで各国の経済力を図ることができるといわれているらしいです。

　ビッグマックは、テイクアウトも可能ですし、イートインも可能ですね。

　

　・・・さてここで少し、ビッグマックから離れて、商標の一般論を。

　商標権の範囲は、登録される「商標」と、その「指定商品又は指定役務」の組み合わせによって定められます。

　つまり、指定商品や指定役務をどのように定めるかが、その権利範囲を定めることになります。

　ここで「商品」はイメージを理解するのに、特に問題はないと思います。

　一方、「役務」はあまり聞きなれない言葉だと思いますが、「役務」とは「サービス」のことです。日本の法律は原則としてカタカナ(外国語)は使用しないため、サービスのことをわざわざ「役務」と表現します。

　つまり、商標法は、「商品」なのか「役務」なのかを区別し、商標を保護しています。

　

　・・・ここで、先ほど簿のビッグマックの話に戻りますと。

　テイクアウトは商標法的には「商品」と把握されます。これはイメージしやすいですよね。具体的には指定商品「ハンバーガー」です。

　一方、イートインは、商標法的には商品ではなく、「役務(サービス)」と解釈されます。具体的には指定役務「飲食物の提供」です。でも「えっ」て思いますよね？

　この解釈の理由はざっくりいうと「『店内において飲食物を提供する』といった行為がサービスである」、と認識されるからです。

　よって、自分の商品が、テイクアウトなのか、イートインなのかを認識して指定商品を選択する必要があります。　

　 この概念は、消費税率が上がる前は説明しにくかったのですが、消費税率が上がって軽減税率が導入されたことで、理解していただきやすくなりました。

　両方の形態がある場合は、両方を指定する必要がありますが、指定する商品や役務の区分によって料金が変わってきますので、お金を少しでも抑えたいという場合、どちらを優先すればよいかというと。。

　

　

　ちなみに、イートイン(Eat-in)は和製英語で、外国では通じないようです。

　お客様からご相談いただいた案件に関し、販路拡大を希望されている方がよくいらっしゃいます。

　その場合、役に立つのが（千葉県であれば）産業振興センターの販路アドバイザーの方々です。

　私は、お客様から「出願したけれども売り先などの相談はできる？」といったご相談を受けたとき、私も一応お客様同士のご紹介等のご相談に乗りますが、内容によっては「その道の専門家のアドバイスはいかが？」とお勧めすることもあります。

　産業振興センターに直接ご相談いただくこともできますが、私も産業振興センターの知財戦略アドバイザーとしての立場もあるため組織内での横のつながりでご紹介ができます。

　時間の都合が合う限り（効率性を損ねない範囲で）、私も同席させていただき、その戦略のお手伝いをしています。

　今年後半分で、現在3社ほどご紹介させていただいています。

　そのうちの1件は、実は販売促進の問題ではなく、社内の別の問題ではないか、ということがあり、観点を変えて相談してみるのもよいものだな、と感じている今日この頃です。

　ご相談いただいたとき、気づく範囲でご提案はさせていただいているのですが、出願だけでなくこの後を見越した伝手でのご提案もできますよ、というお話でした。　私の力ではないですけどね。