よくあるご相談に、
「実用新案でいいのだけれども出願したい」というご相談を受けます。

このご相談に、弁理士が言ってもよいのか迷うところがありますが、

出願をすることを希望しているのであれば「実用新案より特許出願のほうが良い」と勧めています。

これは、以下の理由によります。

１．実用新案のメリット
実用新案は、すぐに権利として主張できるというメリットがあります。
これが確かに一番のメリットです。
とにかくこれがほしい、手間をかけたくないというケースについては、
確かに実用新案をおすすめしています。
また、費用についても、特許に比べ、審査請求等の費用が掛かりません。

２．実用新案のデメリット
一方、実用新案のデメリットは、
真似され、権利を行使したいと考える場合、
特許庁に「技術評価書」を請求し（実質的に審査してもらうこと）、
しかも肯定的な評価（権利が有効であること）を得ておかなければなりません。
結局は実質的な審査です。特許と一緒です。
そしてこの請求にはもちろん費用が掛かります。
しかも、権利は確定しているので、その修正は容易ではありません。
すなわち、牽制力が弱いといったデメリットがあります。これが大きいです。
また、出願後すぐに公開されてしまいます。

３．特許出願のデメリット
特許出願のデメリットは、少なくない費用が掛かるということです。
審査請求料は、軽減を受けなければ印紙代だけで１５万円位かかります。結構高額です。
しかも、審査を受けて初めて登録になるので、時間がかかります。

４．特許出願のメリット
なんといっても、審査を受けて登録になるので、牽制力抜群です！！
また、審査請求は３年間保持できるので、事業状態に応じて判断できます。
また、出願後１年６月は未公開ですので、
その間に改良発明を行ったとしても、未公開の状態であれば邪魔をしません。

５．総合的に考えて…
実用新案は、すぐに権利化できるといえども、牽制力が弱い。費用が安い。
特許は、牽制力が強いけれども、費用が高い。

一方で、特許は、審査請求を３年間保留することができます。
特許出願において、審査請求を行っていない状態は権利が未確定、すなわち
「権利が成立するかもしれない」という牽制力があります。しかも、
「どの範囲で成立するのか、審査を経ないとわからない」という未確定要素があります。
つまり、個人的な見解もありますが、
牽制力の弱い実用新案よりも、未審査請求の特許出願のほうが、
実は実質的な牽制力が強い、といえます。

ですので、まず、牽制力であれば、特許出願をお勧めします。
そして、その後やはり確実に権利がほしいということであれば、
出願から３年以内であれば、そのまま実用新案に出願変更をすることができます。

また、出願時に要する費用は、少なくとも弊所であれば、殆ど変わりません。
３年後、必要に応じて、実用新案にするか、特許として審査請求を行うか考えてもらえばよいのです。

費用対効果から、特許出願をお勧めするのです。

弁理士は、「特許等の知的財産をとって事業を進めたい」といった
非常に前向きなご意思に基づく相談が多く、
ご相談を受ける私も、本当にうれしく思っています！！

その中で、よくご相談いただく内容に、
「これ特許が取れますか？」というご相談があります。

このような場合に、私から、お答えする答えは大体下記のような場合が多いので、少しそのお話を。
もし私に相談して、下記のような回答があったら、心の中でクスクスして結構です。
（ただ、顔に出されてしまうと少し心が凹むので。。。。）
※ただし、弁理士によって、大きく意見が異なりますので、この点は本当にご注意を！！

Ｉ．特許性（権利化容易性）の観点から
（１）既に公開された技術と同一であることが明らかな場合
　これはさすがに、権利化は難しいと言わざるを得ません。水を差すようで本当にすみません！！
　でも、特許の費用は安くないので、敢えて心を鬼にして言うことになります。
　しかし実際、既にご自身である程度調べていただけている場合が多く、このようなケースは意外に少ないのです。

（２）新しい技術で、簡単に考えられない技術、と思えるものの場合
　これについては、面白い技術ですね、権利化はできる可能性はありそうですね、と答えます。
　ただし、「確実に権利化できる」ということまでは言えません。
　これは、お化けがいないことを証明できないように、その発明を拒絶する資料が全くないということを完璧に保証することができないからです。ぐずぐずですが、煮え切らなくてすみません。
　後は、費用対効果（「出願により得られる期待」と「出願に係る費用」のどちらが勝つか？）です。

（３）新しいと思えるが、簡単に考えられないといえるか判断が難しい場合
　実際のところ、これが一番多いです。
　「簡単に考えらるかどうかは、出願して審査を受けてみなければわからない」等と答えます。ここでも煮え切らなくてすみません。本当にすみません！！
　この場合も、上記（２）と同じく、費用対効果（「出願により得られる期待」と「出願に係る費用」のどちらが勝つか？）です。

ＩＩ．意志の観点から
　私が相談を受ける場合、実は（３）が殆どで、どちらかというと「難しいかも？」という方が多いかもしれません。
　でも、一番重要視すべきは「出すのか、出さないのか」というお客様の意思です。
　私は、上記の案件の場合、出願から登録までの概算を説明し、その費用に対して支出する価値があるか否かでご判断いただくことが殆どです（もちろん、その判断をこちらからアドバイスする、という場合もありますが。。。）。

　少しカッコつけていってしまうと、特許は「なりそうか、なりそうでないか」というより、お客様の「出願したいのか、したくないのか」という意志を最優先にすべきと考えるべき、そう思っています。
　その判断をするべき材料を、提供する。これがご相談いただいたことに対する私の最初の役割だと思っています。
　出すのであれば、現状、できうる限りにおいて、データ、根拠、主張を織り交ぜた明細書を作ります。通知されるであろう拒絶理由を想定しながら。
　これが非常に重要です！！！
　弁理士は、特許庁の審査官ではありません。お客様側に立つ代理人です。
　お客様にとって、審査官側に立ったコメントが必要なのではなく、
　リスクを説明し、その判断を仰ぎ、リスクがあっても少しでも可能性があるならやってみようという意志があれば、それに応えるこころが必要なのだ、と思っています。
　それが「こだま」国際特許商標事務所」です（キリッ）。

　うまくまとめられましたかね？