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特許

一発登録(拒絶理由通知なしの特許査定)

特許出願では、審査請求という手続を行うと、
特許庁審査官が審査を行い、
拒絶の理由があるか否かを審査します。

その審査の結果、
拒絶すべき理由があると考えた場合は拒絶理由がきますが、
拒絶すべき理由がないと考えた場合は特許査定がきます。

最終目標は当然、「特許査定」です。

で、ここで質問。
拒絶理由通知は来た方がよいですか?来ないほうが良いですか?
こんな時、当然「来ない方がよい」と答えるでしょう。私もそうです。
出願人の方にとっては余計な費用が掛かるものですしね。

でもね、拒絶理由が通知されずに一発登録というのは実はもったいない可能性があります。
「本当はもっと広くとれたかもしれないのに、狭く権利を取ってしまったかもしれない」という可能性です。

出願時には最大限広くとれる範囲を想定して記載するものです。
でも、一発登録というのは、
「本来特許を取ることができた範囲≧特許査定となった請求項」 の関係になります。

「本来特許を取ることができた範囲=特許査定となった請求項」であればよいのですが、
公知例が全く通知されていない状態で特許査定になるということは、
そのぎりぎりの範囲がわからず、もう少し広くとれたかも、ということを意味します。

ですので、拒絶理由が通知されず特許査定が通知された場合「もう少し広くとれたかも」という考えが必要です。
特許権を取得できるという喜びは当然ですが、この点を見落とさないでください。

昔、私が企業にいたとき、特許査定がきてしまうと、
権利をより広くするための分割出願のチャンスがなくなってしまうので、
確実な権利範囲を確認するため、
わざと拒絶理由をもらう請求項を作ったりしたこともあります。

ただ、現在は、特許査定が来た時にも分割することができるため、
この要請はかなり低くなりました。

一発登録でも油断しないように、というお話でした。

特許をとれる?とれない?

弁理士は、「特許等の知的財産をとって事業を進めたい」といった
非常に前向きなご意思に基づく相談が多く、
ご相談を受ける私も、本当にうれしく思っています!!

その中で、よくご相談いただく内容に、
「これ特許が取れますか?」というご相談があります。

このような場合に、私から、お答えする答えは大体下記のような場合が多いので、少しそのお話を。
もし私に相談して、下記のような回答があったら、心の中でクスクスして結構です。
(ただ、顔に出されてしまうと少し心が凹むので。。。。)
※ただし、弁理士によって、大きく意見が異なりますので、この点は本当にご注意を!!

I.特許性(権利化容易性)の観点から
(1)既に公開された技術と同一であることが明らかな場合
 これはさすがに、権利化は難しいと言わざるを得ません。水を差すようで本当にすみません!!
 でも、特許の費用は安くないので、敢えて心を鬼にして言うことになります。
 しかし実際、既にご自身である程度調べていただけている場合が多く、このようなケースは意外に少ないのです。

(2)新しい技術で、簡単に考えられない技術、と思えるものの場合
 これについては、面白い技術ですね、権利化はできる可能性はありそうですね、と答えます。
 ただし、「確実に権利化できる」ということまでは言えません。
 これは、お化けがいないことを証明できないように、その発明を拒絶する資料が全くないということを完璧に保証することができないからです。ぐずぐずですが、煮え切らなくてすみません。
 後は、費用対効果(「出願により得られる期待」と「出願に係る費用」のどちらが勝つか?)です。

(3)新しいと思えるが、簡単に考えられないといえるか判断が難しい場合
 実際のところ、これが一番多いです。
 「簡単に考えらるかどうかは、出願して審査を受けてみなければわからない」等と答えます。ここでも煮え切らなくてすみません。本当にすみません!!
 この場合も、上記(2)と同じく、費用対効果(「出願により得られる期待」と「出願に係る費用」のどちらが勝つか?)です。

II.意志の観点から
 私が相談を受ける場合、実は(3)が殆どで、どちらかというと「難しいかも?」という方が多いかもしれません。
 でも、一番重要視すべきは「出すのか、出さないのか」というお客様の意思です。
 私は、上記の案件の場合、出願から登録までの概算を説明し、その費用に対して支出する価値があるか否かでご判断いただくことが殆どです(もちろん、その判断をこちらからアドバイスする、という場合もありますが。。。)。

 少しカッコつけていってしまうと、特許は「なりそうか、なりそうでないか」というより、お客様の「出願したいのか、したくないのか」という意志を最優先にすべきと考えるべき、そう思っています。
 その判断をするべき材料を、提供する。これがご相談いただいたことに対する私の最初の役割だと思っています。
 出すのであれば、現状、できうる限りにおいて、データ、根拠、主張を織り交ぜた明細書を作ります。通知されるであろう拒絶理由を想定しながら。
 これが非常に重要です!!!
 弁理士は、特許庁の審査官ではありません。お客様側に立つ代理人です。
 お客様にとって、審査官側に立ったコメントが必要なのではなく、
 リスクを説明し、その判断を仰ぎ、リスクがあっても少しでも可能性があるならやってみようという意志があれば、それに応えるこころが必要なのだ、と思っています。
 それが「こだま」国際特許商標事務所」です(キリッ)。

 うまくまとめられましたかね?