手続補正指令と特許請求の範囲

 一般化した実務Tipsとして投稿。

 手続補正を提出したものの、請求項に不備があり、補正指令がかかることが稀にあります。

 実はこの場合、「特許請求の範囲の補正はできるのか問題」が発生します。

 というのも、特許法第17条の2の規定では、特許請求の範囲については、「特許法第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる」旨の記載があり、この「次に掲げる場合」とは、「拒絶理由通知がなされたとき」程度に限定されているのです。

 すなわち、「補正指令」は拒絶理由には該当しないため、特許法第17条の2に該当しない、つまり特許請求の範囲について補正できる場合に該当しないのではないか、と考えられるのです。

 ただ、このような場合でも、補正指令で「特許請求の範囲を補正しろ」とある場合は、粛々と提出できるはずなのですが、少し違和感が残ってしまいます。

 さらに、この場合、意見書も並行して提出することができるのか、という問題もあります。意見書についても、特許法第50条で「審査官は~相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない」旨があり、補正指令が来たとき、意見書も提出できる期間ではないのではないかと不安になります。。。まあ上申書の提出でもよいのかもしれませんがね。

 ただ、結果としては、いずれも提出でき、審査官が認め、登録になってしまえば、特許の無効理由(特許法123条等)には該当しないので、審査官が認めてくれさえすれば無問題。実際の案件は事なきを得て登録となっています。

 ……実は、この辺りは、実は実務的には大変重要なこと。

 特許では、登録になったとしても無効審判の請求がなされることがありますが、その理由に「補正要件違反」があったりします。つまり、「補正で許されていないことを補正してしまったから無効である」ということがあるのです。

 上記の場合、特許法上、特許請求の範囲が補正ができる期間でないのに補正をしてしまったので無効である、と言われてしまわないか、といった疑問があるということです。

 しかしご安心。この時期的な違反は、無効審判でいう補正要件違反ではありません。つまり、(審査官が見落としてしまった場合)無効理由にはなりません。

 この辺りは、テクニック的なところがありますので、また別の機会に。

今日の業務(2024/6/25(Tue))

 午前中は船橋のベンチャープラザにて千葉県産業振興センターの勤務日。

 途中、東金まで移動して訪問相談。新規な構造の機会を開発したため、現地にて装置を確認して出願等に向けたアドバイス。

 その後、事務所に戻り一休み。議案の確認。

 夕方から千葉県庁近くの「プラザ菜の花」で、千葉県発明協会の総会に出席。理事長として議案を進めました。

 その後、同じ会場にて技術者改善功労表彰。

 さらにその後、懇親会に出席。でも、あれ、体調が。。。

 

今日の業務(2024/6/24(Mon))

 午前は委員会が関係する日本橋にある外部団体まで表敬訪問。

 午後時間が空いたので弁理士会館にてたまった業務を処理。

 夜は、私が所属する会派の研修会に参加。

 今回は六本木にあるベーカー&マッケンジーでの外国弁護士弁理士による最近のアジア事情。アークヒルズの28階はえげつないほどの良い眺め。まさに映画に出てくる弁護士事務所のイメージそのもの。

 研修は、本当に久しぶりの外国語による解説。その後の懇親会にも参加しましたが、体調もありほとんど話せず。。。申し訳ない。

 

旅行会(2024/6/22-23)

 今日は私が所属する会派の連合会派の旅行会。

 15時チェックイン、18時からとにかく飲み会。飲み会。

 車で行った結果、購入から1月経過していないのにすでに1000km到達。まあ、年間3万kmならそのペースなんですけどね。

 もちろん楽しかったです。

今日の業務(2024/6/21(Fri))

 午前中は事務所に来訪あり。助成金支援案件。助成金を獲得できたので次の進め方についての打ち合わせ。

 午後は弁理士会まで移動し、担当する委員会に出席。

 委員会を途中で抜けて、衆議院議員の自民党二階俊博先生のところに弁理士政治連盟の先生方とご挨拶に。議員会館まで訪問。弁政連ニュースに掲載されるということなので、私のブログにも書いてよいかと。

 ごあいさつの後、再び委員会に戻って参加。部会にも参加するつもりだったのです申し訳ない。。。委員会終了後、新橋で委員会の懇親会。

 委員会の懇親会後、今度は東京駅に移動し、弁理士会派の幹事会に出席し、さらに幹事会の懇親会にも出席。

 午前中は比較的余裕はありましたが、午後は結構移動が激しかった日。

今日の業務(2024/6/20(Thu))

 今日は月に一度の市原産業支援センターの相談対応日。相談2件ほど。新規の出願について等。

 相談業務終了後はすぐに事務所に戻り、訪問客対応。内容は秘密。

 今日は移動が少ない一日。

今日の業務(2024/6/19(Web))

 今日は朝から夕方までいつもの執行役員会。

 役員会終了後の夕方に、千葉市内のお客様とWeb会議。商標侵害対応の件。調べてみると非常に面白い論点がありますが、当事者にとってはそれどころではない状況。落ち着いたらもう少し判例を調べてみるかな。

 打ち合わせ終了後、近々開催される野球のパテント杯の練習。PA会からお誘いいただき喜んで参加。

 場所は大井競馬場近くの野球練習場。日没がきれい。

夕焼け
野球練習場

野球練習後ふらふらになっていたため、妻に東京まで迎えに来てもらったのですが、新車のためナビの使い方がよくわからなかったようで、迷いに迷って、なぜか私が偉く怒られる羽目に。。。 もちろん謝りましたとも。

今日の業務(2024/6/18(Tue))

 朝、千葉市内のお客様とWebにて相談対応。化学分野。発明が少し概念的なものであるため、時間をじっくりかける案件。

 午前、Webにて弁理士会の役員と事務局職員との意見交換会。様々な課題があるところ、やはり弁理士会事務局が使用しているシステムの問題も無視できないことを再確認しました。

 夕方は、執行理事として担当している弁理士会の委員会に参加。午前中の議論について今後行う業務改善との整合についても確認。

 その後、委員会での懇親会。霞が関ビルの地下にある、いつもの「銀蔵」。弁理士の霞が関ビルの地下における出現率の高いこと。。。

 明日は役員会のため、そのまま今日は東京泊。

今日の業務(2024/6/17(Mon))

 午前中は市原市内のお客様のところにお伺いして特許出願についての打ち合わせ。

 午後は千葉市財団で助成金の審査会。申請者にベストプレイを尽くせるよう質問をしたいと思っていたのですが、反省。

 夕刻は、Webにて弁理士会の委員会の連携会議。物事や物事を進めるためには、コネクションと情報、それと熱意が重要であることを痛感。